新监管要求背景下的美国商标申请 | 李荻律师事务所

“山雨欲来风满楼，黑云压城城欲摧”，大抵很好地描述了现在美国商标局对于商标申请监管的趋势。2019年8月2日商标局要求外国申请人必须由美国律师代理的新政（以下简称“八月新政”）实施以来（点击这里了解详情），至今已有15个月的时间，从我们律所的经手的案件来看，商标局对于申请的审查力度进一步收紧，覆盖商标申请的全过程。不仅对于新申请提高了使用证据的要求，与此同时，对于已经注册成功、需要提交商标续展的商标审查较之以往也更加严苛，甚至针对商标转让都有更加严格的审核。我们认为，更严格的监管措施和技术手段正在酝酿中，对于商标申请人来说，需要认真研判形势，符合美国商标局的监管政策。

美国商标局为何实行更加严厉的监管政策

自从1870年美国商标局下发第一个美国商标注册以来，商标局一直依赖于申请商标的各项具体要求与申请人自身的诚实（good faith）来维持美国商标注册系统的诚信（integrity）和真实性。而最近几年，在美国亚马逊备案政策和其他因素的影响下，美国商标局监测到不当行为的激增，包括提供虚假使用证据、作出虚假声明、进行未经授权的商标申请和注册变动行为等不当行为。这些不当行为主要是来自美国以外的申请人，尤其是中国申请人。

在2019年5月20日召开的国际商标协会（International Trademark Association）第141次年度会议上，美国商标局局长甚至直接举了一个不当行为的案例：就在美国商标局提议实施八月新政后不久，美国商标局就接到举报，很多美国海外的人跟美国多位律师发邮件接洽，希望付费获得律师信息来提供商标，而不需要律师实际做任何工作，并且点名道姓地说其中有一个署名“Bruce from China”的人便是如此，并且上了美国商标局的黑名单，任何美国律师和此人的合作将被视为不当行为(misconduct)。

美国是诚信社会，美国商标局绝不允许美国商标系统的便捷性被投机取巧的人所利用，进行不当行为，因此严格的监管措施势在必行。

美国商标局的应对

为了遏制不当行为，除了推出八月新政以及增设所有TEAS申请必须使用USPTO账号的要求外，美国商标局还有以下比较值得注意的措施：

1. 成立一支由政策研究人员、审查人员和IT人员组成的特别小组，用于识别不当行为并研究对策。

2. 加强审查员关于电子合成证据方面的识别培训。

3. 要求审查员拒绝通过含有可疑使用证据的商标审查，申请人必须提供额外证据来证明商标在美国已投入商业使用。

4. 加强对已注册商标的维护文件的审计。在提交商标维护的宣誓时，通常情况下不用提供全部注册产品的使用证据，但是一旦被美国商标局审计，将会被要求提供全部已注册产品的使用证据，如果无法提供，则不能证明在这些产品上有使用商标，必须删除此类产品。根据以往审计的结果，商标局发现超过50%的已注册商标，被审计后都会删除已注册产品，因此商标局加强了对已注册商标的提交的维护文件的审计。事实上，在2021年1月2日即将生效的新收费标准下，商标局新增设了一项收费项目：提交商标维护宣誓后，在宣誓被商标局接受之前，删除产品需要收费，费用为每类250美金。这也就是说，一旦被审计后，如果审查员下发OA要求提供全部注册产品的使用证据，而申请人无法提供只能选择删除产品时，商标局会收取这笔250美金/类的费用。而在商标局的官网上，对这项新增费用的解释中明确指出，他们认为此举有助于改善商标注册的诚信状况（integrity）。

5. 建立使用证据的可搜索数据库。商标局目前利用反向图形技术，也就是搜索使用证据图片，来检索同样的使用证据是否有用于不同商标的情况，这一做法很明显是针对使用证据造假的申请人，用同样的使用证据或者用别人的使用证据印上不同商标的做法。商标局还在探索更多别的IT方案，例如建立一个可搜索的数据库，来监测同样的使用证据被不同申请人用于申请不同的商标的情况。

6. 上线第三方举报使用证据造假的项目。商标局提供了一项使用证据举报邮箱TMSpecimenProtest@uspto.gov，让第三方提供证据来证明某个特定的申请中的使用证据是电子合成或者是造假的。

上述措施足以见商标局对于维护商标注册系统的决心之坚定。

申请人该如何应对

在监管措施不断升级的情况下，我们认为商标申请人，尤其是美国以外的商标申请人如果能做到以下几点，对商标申请是有极大帮助的：

1. 寻找拥有深厚商标代理经验的美国律师处理商标事务；

2. 严格遵守法律，依照事实情况提交使用证据，不要抱有侥幸心理，绝对不可以伪造使用证据；

3. 认清监管全面升级的形势，不要依赖过去成功申请商标的经验，而应当根据新形势、新要求去处理。过去的做法当时成功了，现在不一定还能够成功，多与您的代理律师沟通，按照最新要求准备申请资料。

李荻律师事务所Di Li Law, P.C.专精商标注册、补正、续展、转让、变更、异议申请、近似驳回答辩、商标侵权被诉和解代理、出具停止侵权律师函等事宜。已成功代理上千个商标的注册申请，在商标方面有着丰富的经验。若您有商标注册的需求，欢迎与李荻律师事务所联络。

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参考资料：

1. 美国商标局官网公告（URL: https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/op-ed-new-us-counsel-rule-usptos-initiatives-ensure-accuracy-and-integrity）

2. 美国商标局官网公告（URL: https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/updated-trademark-ttab-fees-processes#ee%20for%20certain%20requests%20to%20delete%20goods%20and%20services）

3. 美国商标局官网公告（URL: https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/remarks-director-iancu-international-trademark-association-141st-annual