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【法律】商标申请能否加速审理?浅谈Petition to Make Special 商标特殊申请 | 李荻律師事務所

07/19/2021     李荻律師事務所

自2020年底至今年6月,美国商标局USPTO收到了大量的商标申请,数量相比往年增长了63%。仅去年12月就比往年同期增长了172%。大量申请的涌入直接导致今年商标局的审查速度放慢了许多。商标局在其6月23日发布的博客文章中针对案件积压的情况进行了说明,提到原先仅需要三到四个月左右的时间处理的初审,现在则需要至少半年才会给出初审意见。长达半年的漫长等待给需要在短时间获得商标注册的申请人制造了不小的困难。

 

其实,如果客户有特殊理由需要在短时间内完成商标注册,并可以证明正常的审理速度将会导致其遭受严重损失,便可向商标局申请加快处理,大幅度缩短初审时间。这就是商标局特有的Petition to Make Special,即“请求将申请特殊化”(下文简称为“加快申请”),也被称为加速审理 “expedited examination”。

 

什么样的情况下可以加快申请呢?

 

根据商标局TMEP 702.02条规定,有两种情况是可以加快申请的:


  1. Request to Make Special: 若商标注册被不小心撤销或失效(一般是商标局系统造成的),商标申请人或其受让人可以向商标局提起加快申请,且无需缴纳官费。这种情况下重新申请的新商标必须跟原商标完全一致,商品或服务类目也必须与前申请一致或比前申请的范围更窄。

  2. Petition to Make Special: 若商标申请由于特殊原因需要加速审理,可向商标局提起将申请特殊化,即加速审理的请求。一旦此请求被批准,商标的申请基本只需要一个月左右的时间就会收到初审意见。此类请求需要向商标局缴纳$100美元的官费。

 

需要注意的是,针对上述第二种情况,申请人必须向商标局证明其有非常特殊的客观原因(“special circumstances”)来加速审批,比如若商标局不加速处理其商标申请,可能会对申请人造成重大损失。这种特殊情况不能是一般申请人普遍会遇到的情况,比如申请人准备开始商品的推广,或是需要申请亚马逊品牌备案等。能够被批准的“特殊情况“包括但不限于实际或潜在的商标侵权行为、正在进行中的诉讼、或是需要以此申请作为美国以外商标申请的基础等情况。


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申请人在提交加快申请时还需要附上证据材料,比如事实说明、图片、网页链接及截图等,充分地向商标局证明其“特殊情况”的存在。

 

一旦该加快申请被批准,商标局会下达批准通知,之后商标仍需要完成接下来的审理流程。虽然初审时间被大幅度缩短,后续的公示(publication)及公示后的批准流程(post-publication approval)仍然会按正常速度进行。尽管如此,初审能够在1个月左右完成就意味着比正常速度缩短了将近5个月,这对不少客户来说至关重要。

 

案例分享

 

  • 有不少客户在中国拥有知名连锁餐饮品牌,但发现美国出现未经授权的“山寨”版。客户决定马上在美国申请商标保护自己的权利,以“有不当竞争者恶意抢注商标”为由提起加快申请,请求商标局将其申请特殊化并加速处理,同时向侵权方发出律师函或提起诉讼。只要证据充分,此类特殊申请一般都可以被顺利批准,从而保障了客户的商标权。

 

  • 近期我们律所刚刚处理了一起加快申请。某客户发现其商标被他人在美国恶意抢注,侵犯了客户的商标权,对客户造成了严重损失。客户委托我们律所向美国商标局提交了特殊化请求,要求加速审理其商标申请,并同时以不实申请、申请人无商标使用权、欺诈商标局等理由向对方的商标申请提起了异议(opposition)。客户提交的加快申请仅用一个月时间就收到了商标局的批准,目前其异议程序还在进行中。一旦异议成功,客户的商标就能完成注册。

 

若您想要加速您的商标申请,首先需要找律师判断是否符合加快申请的条件,其次还需要准备完整、充分的申请材料,以免申请因不符合加速条件或证据不足被商标局拒绝。加快申请不仅需要结合其商标申请的具体情况,对申请各节点的时间把握也尤为重要。此外,即便加速成功,之后的申请步骤也需要一一依照法律要求完成,最好寻求经验丰富的律师协助。



 

李荻律师事务所Di Li Law, P.C.专精商标注册、补正、续展、转让、变更、异议及撤销、近似驳回答辩、商标侵权被诉和解代理、出具停止侵权律师函等事宜。已成功代理上千个商标的注册申请,在商标方面有着丰富的经验。


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参考资料:

https://www.uspto.gov/blog/director/entry/what-a-huge-surge-in?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

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