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註冊商標遭異議 堅持到底或放棄?| 劉美芳聯合律師事務所

02/25/2019     劉美芳聯合律師事務所

隨著華人法律意識的增強,很多生意人在將業務鋪開之前都會想到先去申請註冊商標。在美國每年都有成千上萬個商標申請提交給美國專利商標局(USPTO),不少人認為商標註冊整個過程很簡單,通常情況下幾個月就申請下來了。可是就會有一種情況導致商標申請受阻,那就是在中間環節有利益關係人提出質疑,認為正在申請的商標有侵權嫌疑。這裡就談談商標申請時碰到的異議(opposition)是怎麼回事?



來自香港的馬俊馳最近在美國成立了一家公司,專門銷售女士服裝飾品。在他背後是一家在中國大陸經營多年的服飾產品家庭企業。俊馳是這家企業的開路先鋒,他看準了美國市場對快銷服飾市場的巨大需求場,而且利潤率遠高於亞洲地區,所以一直努力打開北美市場,並籌備在各大人氣網站和手機應用程序上推廣產品。 
俊馳有商業頭腦,也有法律意識,認為只有打出自己的品牌,才能在浩如煙海的網絡市場勝出。憑著自己英語水平,於是他摸索著着向專利商標局申請商標註冊,設計樣式基於總公司已有的商標。

接下來就他就收到一連串的郵件通知,先是申請通過初審,商標局告知他商標進入公示階段,需要等待一段時間。他想著很快會拿到“金字招牌”,就可以開始做大規模的推廣。


誰知幾天后突然收到商標局的一封通知,打開一看居然是有一家公司對申請的商標提出異議。俊馳感到非常詫異,這個註冊商標看似普通,經營的也只是大眾服裝,怎麼會有人冒出來指責商標侵權?異議狀稱新申請商標類似與該公司原有商標極其相似,並表示他們在自己的商標上已有巨大的商業投入,要求商標局駁回俊馳的申請。
 俊馳是丈二和尚摸不著頭腦,這回复的難度可是超過了預期,想來想去還是來到律師請求協助。

所謂的商標“異議”(Opposition)是美國專利商標局的商標審判和上訴委員會(TTAB)監督下的一個正式程序,當商標申請註冊後,有一個所謂的“公示期間”,任何第三方認為自己的權益受到損害或影響,都能夠提出異議。

异议程序雖然在專利商標局進行,但是基本遵循联邦民事诉讼规则,大致包括异议、异议答辩、披露会、证据开示、审前证据披露、陈述到最終裁定。整個過程冗長繁瑣。若無法擊敗對手,當然會面臨敗訴的風險,商標也就無法到手。所以很多企業會反復權衡比較商标的价值、使用時間、投入的成本等等,來決定是繼續抗辯還是提出和解。 
俊馳是不服輸的人,他想著對家族企業也要有個交代,所以一上來是姿態強硬。律師隨即提出抗辯,一是兩個商標並不具有相似性,沒有造成普通消费者的混淆;二是俊馳公司的商標僅使用在一個有限的市場,也就是手機應用及若干銷售平台,並沒有削弱對方商標的整體銷售力。對方並不買賬,同時亮出大公司背景,表示願意奉陪到底。

幾經論戰,高額的律師費賬單也隨之而來,俊馳終於想明白了,這個商標雖然承載了感情和希望,但畢竟只是在註冊階段,前期投入小,撤退有空間;而對方是大型公司,財力人力資本雄厚,拼下去怕是內耗太大,影響公司戰略,於是決定轉變方向,回到談判桌前。最後俊馳承諾將商標做相應改動。經過重新申請,新商標順利過關。
美國對知識產權特別注重保護,侵權商標極易引發爭訟。特別是坐擁馳名商標的老牌公司,他們會非常警惕,一有風吹草動,看到類似甚至是近似度低的商標出現,會立即採取行動,並且一戰到底,以期維護商標的獨特性及顯著性。所以申請商標一旦遇到異議,建議先了解两者商标的情况,调查对方公司的背景以及對该商标的投放深度,再做定奪。

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