美國專利訴訟中的Discovery程序

美國專利訴訟中, 蒐證程序 (Discovery) 是在審訊前 (Pre-trial) 的一個重要程序。 該程序的主要目的是根據程序法由雙方提交證據, 以使案情清晰為法庭最終審理做準備。蒐證程序所使用的法律途徑包括：請求提供檔（Document Dequest), 書面回答訊問（Interrogatory), 訊問證人（Deposition）等等, 一般這幾種途徑會交錯進行。蒐證程序歷時一年或者若干年, 雙方要相互提交成千上萬頁檔, 就數個或者數十個證人進行反覆訊問。雙方在此期間還會向法院提交若干蒐證動議（Discovery motion), 要求法院幹預對方的不合作行為。根據已有的證據，雙方還會在蒐證程序後期提交若干提前判決動議（Summary Judgment Motion）就專利有效無效、產品侵權與否請求法院作出判決。 蒐證程序是訴訟中最漫長、最重要、也是最昂貴的程序。

美國容許訴訟雙方取得對方資料，程度比全球其他國家深入許多。例如，美國專利訴訟的原告得詳細詢問被控侵權產品的設計、構造、操作、銷售和行銷層面，包括要求審閱研發、測試、行銷和邊際利潤的相關文件和紀錄。被告亦得要求審閱與專利開發及競爭產品相關的類似文件。此類事證調查資料包括紙本檔、電子檔型式的紀錄、電子郵件和其他紀錄。此外, 電子檔檔的調查，即所謂的“E-discovery”是目前美國訴訟調查程序的主要焦點，因此調查程序之繁重、耗時與昂貴，亦不足為奇。

Discovery當然是希望收集到的就是對手的不利證據，對於專利權人來說，不利的證據莫過於Prosecution File Wrapper History（申請過程歷史檔案），除此之外，還有一些用來證明有效申請日的實驗室記錄、足以證明專利權人對於一些已知前案隱匿的文件、或是明明不是發明人卻掛名發明人等證據。對於被控侵權者來說，最擔心的莫過於在任何文件中留下一些對Patent-in-suit (訴訟中專利)的不當評論。

法務單位或許在處理文件上較為謹慎，但業務或研發單位有時對於Discovery的威力不甚瞭解，因此在遣辭用句上，往往無法精確的掌控，常一不小心就留下了許多不當或不利於企業的證據。所以企業內部應對各部門員工提供一些法律訓練, 以避免在檔或是電子郵件中留下對企業不利的證據. 比如說盡量避免在檔或是電子郵件中使用類似 "Defect," "Infringement," "Lawsuit,"等敏感字眼. 有較為敏感的法律問題時, 盡量避免使用電子郵件來討論。

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