華明勝律師事務所─陳哲揚律師：收到專利警告信應小心處理

真實個案分享──
收到專利警告信應小心處理:

李先生是一位化學家, 本身擁有化學博士學位, 專精高分子化學. 李先生自己擁有一家公司, 專門生產具有特殊功能的化學塗料. 在去年初, 李先生收到了一封由對手律師 (任職於中西部一頗具規模的律師樓) 寄來的警告信, 信中指出李先生的某些產品侵犯了其對手的專利, 信中更要求李先生要立即停止生產有可能侵權的產品, 並要求提供該些產品的化學結構式.

李先生在收到警告信後不久, 致電陳哲揚律師 (現加入華明勝律師事務所), 向陳律師請求協助. 由於陳律師具有化學相關背景, 與李先生談過之後, 再閱讀對方的警告信及其中所提及之專利, 立即致電給對方律師表示李先生的產品並未侵犯該項專利. 但由於對方律師不具化學背景, 所以對於瞭解專利中的化學結構有一定的困難, 也增加了溝通的難度. 雖然陳律師屢次告知對方李先生的產品與該項專利中權利要求項中所提及的化學結構完全不同, 但對方仍屢次要求李先生要提供該些產品的化學式, 否則將要對他提告.

由於李先生具有很強的化學背景, 所以在與對方周旋的同時已經研發出更新的產品, 因此他同意提供給對方部份的化學結構式以平息爭端. 但是對方律師仍不滿足, 還是一直要求李先生要提供全部的化學結構式. 我方開始懷疑對方其實是想由此一警告信得知李先生的商業機密, 所以堅決不肯提供. 在幾次信件攻防之後, 由於對方律師在化學方面無法再提出更有力的證據證明李先生的產品侵權, 對方律師改由專利法層面著手, 以專利法中對”comprising”這個字的定義來對我方施壓. 因為”comprising”在專利法中表示一個 “open end”的概念, 所以權利要求項 (claim)中的項目, 理論上不會被 “comprising”這個字所限制. 陳律師在翻查之前 跟”comprising”這個字有關判例後, 找到一個有力的案件, 案件中提到, “comprising”雖然是一個 “open end”的概念, 但不可以被無限延伸. 在陳律師回信給對方律師提出這個判例後, 由於對方在法律及化學兩個層面都無法取得優勢, 李先生的警告信風波也就此告一個段落.

*此個案分享為真實案例，但為了保護我們的客戶，相關內容有做少許調整。
*當然，由於每個個案情況不同，最終的結果也絕不同，此案件僅供参考用之用。