【法律】美国商标注册申请基础(Filing Basis)详解

作者：李荻律师

在提交美国商标注册申请时，需要选择商标的申请基础，即Filing Basis。以下五个常见的申请基础都来源于美国商标法Trademark Act中15 U.S.C. §1051法条的规定，下面为大家一一做讲解。

• 1(a) Actual Use in Commerce 实际使用

若以1(a) InUse/Actual Use实际使用为申请基础，申请人需要在提交申请时一并提交商标已经在美国使用的证明，如带有商标的商品实物图。

• 1(b) Intent to Use 意图使用

若以1(b) Intentto Use意图使用为申请基础，申请人在提交商标申请的当下并不需要提交商标已经在美国使用的证明，但在商标局审查并下达Notice of Allowance之后，申请人必须在6个月的时间内提交该商标的使用证据图片(即Statementof Use，也叫Allegationof Use)。若无法在6个月之内提交，可以申请延期。每次延期可获得半年的时间，延期费为每类别125美元。最多可延期五次，总共3年的时间。若在这3年内都无法提供使用证明图片，商标局将取消该申请。

• 44(d) Foreign Application 外国申请

如果申请人在其他国家已提交了申请（还未获得注册），在此申请提交的六个月之内，可以44(d) Foreign Application为申请基础，并要求美国申请的日期与外国申请日期相同，也就是有优先权(claim priority)。想要使用44(d)作为申请基础并享有优先权，申请人需要满足以下条件：

1.    美国的申请必须在国外商标申请提交后的6个月内提交；

2.    在提交美国的申请时必须明确国外商标申请的提交日期、序列号以及国家；

3.    申请人有真实良好的在美国使用该商标的意图。

— 上图为美国美国商标法针对44(d)申请基础的三点要求。

44(d)本身最大的用处是为申请人争取到优先权，但不可独立作为申请基础使用，在申请过程中仍需要结合1(a),1(b)或者44(e)作为申请基础。一旦以44(d)递交的申请被商标局审查并通过后，商标局会下达Suspension Notice，即暂停审理的通知，并要求申请人提交外国申请的注册证书。届时申请人需提交原属国(Country of Origin)下达的商标注册证书及英文翻译件。如果原属国的申请失败，美国的申请则需要变更为1(a)或1(b)，这代表申请人无法使用原先的44(d)国外申请作为申请基础，需要额外证明其商标在美国的使用。

另外需要特别注意的是，以44(d)作为申请基础的美国商标申请中的商标类别涵盖范围不得超出外国申请中的类别涵盖范围。打个比方，如果中国的商标申请只涵盖第3类（化妆品），而美国的申请却涵盖第3类以及第5类（保健品），那么第3类可以用44(d)作为申请基础，第5类必须额外声明申请基础是1(a)还是1(b)，并提供相应的证明。

• 44(e) Foreign Registration 外国注册

如果申请人在其他国家申请的商标已获得注册，可随时在美国提交申请并以44(e) Foreign Registration为申请基础，并满足下列条件：

1.    申请人必须提供真实有效的原属国商标注册证书的复印件，若该证书不是英文版本，需提供英文翻译；

2.    申请人需书面承诺其真实良好的在美国使用该商标的意图；

3.    申请人获得商标注册的原属国必须与美国同为国际商标协定成员国（作者注：这里“国际商标协定”一般是指Paris Convention巴黎公约和Madrid Protocol马德里协定）。

— 上图为美国美国商标法针对44(e)申请基础的三点要求。

44(e)申请基础的最大好处和便利是申请人不需要提交其在美国使用商标的证据。跟44(d)相同，美国申请所涵盖的商品或服务类别必须与外国商标注册证书上所涵盖的类别完全一致。

最后作者想要提醒美国境外的申请人，拥有外国的商标注册并不代表美国的注册就一定百分百会成功。美国商标局的审查员依旧会对商标的申请进行严格的审查。如果在美国已经有优先于外国的商标申请或注册，外国的申请很有可能会被拒绝，所以在申请之前，最好还是做详尽的商标查询。另外近期美国商标局针对外国申请人颁布了新的法规，详情请见我们律所的另一篇文章：美国商标局新提案成定局

• 66(a) International Registration 国际注册

66(a)是针对已经获得WIPO国际世贸组织批准的国际注册(International Registration)的商标，若此商标想要延伸到美国，可使用66(a)作为申请基础。跟44(e)申请基础类似，拥有国际注册的申请人亦不必提交其在美国使用商标的证据。

美国商标的申请基础相对复杂，是申请时必须明确的一个重要环节。若您对申请基础有任何疑问，最好咨询有相关经验的律师。

李荻律师拥有丰富的商标注册经验，已成功注册上百个商标。若您需要在美国注册商标，或是需要咨询注册商标的相关问题，请立即与李荻律师事务所联络。同时也欢迎国内律师同行及商标代理洽谈商标申请合作事宜。

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参考资料：

https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/basis

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