【法律】商标注册失败？你尝试过副簿注册吗？｜李荻律師事務所

商标，顾名思义，指的是商业标识，是能使消费者识别某种产品、服务来源的显著标志。然而在实际操作中，部分商标已经花费大量时间金钱投入商业使用，却因为具有描述性(descriptiveness)、缺乏显著性(distinctiveness)等原因被商标审查员驳回。这样的商标虽无法达到在主簿 (Principal Register) 注册的标准，却有在副簿(Supplemental Register)成功注册的可能性。

主簿注册属于常规意义上的商标注册，要求商标不仅能够帮助消费者识别产品或服务的来源，还具有一定程度的显著性，即注册商标不能纯粹地只是对产品成分、质量、用途、特征等性质的描述。比如，“Creamy”是对酸奶产品质地的描述，“WORLD’S BEST BAGELS”是对贝果（bagel）产品的描述，“THC Tea”是对含有THC成分的茶饮料的描述，都不符合主簿注册的要求。在这种情况下，主簿注册无望，完全放弃的沉没成本又太高，申请人不妨退而求其次，考虑副簿注册。

副簿注册可以看做是主簿注册的删减版本。虽然通过副簿注册获得的商标权利不如主簿注册来的全面，但副簿注册依然是使商标合法注册在案、可以阻挡后人注册相似商标的可行方式。

1. 成功通过副簿注册的商标也属于美国商标局注册在案的商标，将获得与主簿号码连续的注册号，并可以使用R标标记。

2. 副簿注册等于在美国商标局正式入库备案，所以后人再申请相似商标时，无论是在主簿还是副簿申请，都将因为与此副簿注册商标相似而无法成功注册。

3. 副簿注册成功后，申请人更可凭借该注册记录在其他国家或地区使用同一优先日注册，在其他国家获得优先权、阻挡后人注册相似商标。

4. 副簿注册无需公示程序，所以注册用时时间比主簿注册稍短。这也意味着副簿注册的商标在注册过程中无法被第三方提起异议(opposition)，只能等商标获得注册后再提起撤销程序(cancellation)。

5. 副簿注册五年后，这五年期间的使用情况可以用来证明商标已获得显著性(acquired distinctiveness or secondary meaning)，并以此重新申请主簿注册。

6. 副簿注册属于联邦层面的商标注册，相对于只在州内注册的商标来说，副簿注册商标在产生商标纠纷时，可以在联邦法层面寻求法律保护。

1. 副簿注册暂时不符合亚马逊品牌备案（Amazon Brand Registry）要求，副簿注册的商标无法获得亚马逊品牌备案。

2. 副簿注册的商标无法在美国海关CBP获得知识产权备案，相关信息可参考律所文章浅谈美国海关CBP知识产权备案。

3. 副簿注册要求该商标必须已经使用，即申请人必须已提交使用证据，且该使用证据已被商标局所接受。以意图使用为基础提交的商标申请，在主簿注册失败、转成副簿时，审查员可能会要求将申请日改为提交使用证明的日期，以符合此项要求。也就是说，如果在提交以意图使用为基础的申请后、提交使用证据前，被他人捷足先登，提交了带有使用证据的相似商标申请，则原商标无法成功在副簿注册。

4. 副簿注册无法商标无法获得“不可争辩性”(incontestability)。“不可争辩性”意味着他人无法再因为缺乏显著性或商标冲突等理由要求撤销该商标的注册。主簿注册的商标在使用五年后可获得这种“不可争辩性”，但副簿注册的商标即使使用超过五年，也无法获得这一性质。也就是说，他人随时可以对副簿注册的商标提出挑战，如果证据确凿，该副簿注册的商标则可能被撤销。

三、副簿注册无法直接“转入”主簿

虽然不符合主簿注册的商标可能因为满足副簿注册的要求而成功转入副簿，但在副簿注册的商标却无法如此便捷地“转入”主簿。

首先，副簿注册意味着商标不符合主簿注册要求的显著性。即便副簿注册的商标连续使用长达五年以上，要证明该商标的显著性已达到主簿注册的要求，仍需提供能够证明商标知名度的广告或第三方声明等证据，用以体现对于消费者来说，该商标能够直接指向商标所有人提供的有显著性和辨识度的产品或服务，而非仅是对这类产品或服务的简单描述。在实际操作中，仅通过证明五年使用就达到主簿注册显著性要求的可能性不高。

其次，在满足上述显著性要求的情况下，申请人依然需要单独提起主簿注册的申请，缴纳新申请所需费用，并花费与新申请相同的时间走完所有新申请的流程，而非以副簿注册为基础申请“转入”主簿。此外，在等待主簿注册期间，申请人仍需保持副簿商标有效，即依然需要为副簿商标提交续展申请并提供使用证据。如该商标在主簿成功注册，可再为原副簿注册的商标提交自愿放弃申请。

虽然副簿注册是退而求其次的选择，但对于很多申请人来说，副簿注册无法满足他们对于商标注册的需求。本律所就有大量的亚马逊卖家客户，他们注册商标的最主要原因就是想要获得亚马逊品牌备案，而副簿注册的商标无法达成这一目的。那么到底怎么做才能避免主簿申请失败呢？

前文提到，如果商标缺乏显著性，商标局可能会因此拒绝将其注册在主簿，并提出改为副簿注册的建议。除了显著性之外，还有很多其他的因素可导致商标在主簿注册失败，最常见的就是商标有近似混淆性(likelihood of confusion)。所以在构思商标并且做商标检索的时候就要格外谨慎。最好找专业的律师针对商标进行查询检索，尽可能的排除有冲突的商标、降低风险、并结合申请人的产品或服务项目给出有针对性的建议。

副簿的存在为不满足显著性要求的商标提供了备用选项，在一定程度上保护了这类商标的法律权益。如果您的商标申请因为显著性不达标而被拒绝，不妨考虑通过副簿注册为已投入无数心血的商标上一份“保险”。

参考资料：https://www.uspto.gov/trademarks/additional-guidance-and-resources/possible-grounds-refusal-mark

李荻律师事务所Di Li Law, P.C.专精美国商标局商标注册、补正、续展、转让、变更、近似驳回答辩、TTAB异议和撤销程序代理、出具停止侵权律师函等事宜。已成功代理上千个商标的注册申请，在商标法方面有着丰富的经验。

电话：626-723-4849

邮箱：info@dililaw.com

微信号：dililaw