USPTO 延展抽查的程序性规定和审查要求 | 李荻律師事務所

美国商标局USPTO自2017年底开始逐渐加强对已注册商标延展的审查力度。商标延展一般需要提交基于美国商标法 Section 8 或 Section 71 的《商标使用声明》。商标局会对某些符合条件并提交了Section 8或71宣誓的商标进行随机抽查（post-registrationa audit），以确保注册人所提供的使用证明符合商标局的要求，即充分证明所有商品或服务小项都在美国的商业中使用。

什么样的申请会被抽查？

如果您的商标提交了Section 8或71宣誓，并且满足：1. 申请了一个大类，且项下有四个或以上的商品或服务小类；或2. 申请了两个大类，且项下有两个或以上的商品或服务小类，您的商标在延展阶段就有可能收到随机抽查的通知。在延展阶段，如无正当理由未使用，您则需要提交证明材料，证明商标已被使用于目前申请的商品或服务中。

商标局新规：小项删除费、加收费用

自2021年2月21日起，美国商标局对所有在递交Section 8 和 Section 71后删除类目的案件均收取每类250美元的“删除费”。之前我们律所也发表过相关文章：【USPTO规定普及-1】已注册商标删除类目及相关费用

商标局将商标延展分为三个阶段，法律规定的延展期间、为期6个月的宽限期、以及宽限期之后。如果删除类目的时间与递交Section 8 或 Section 71处于不同的阶段，那么商标局还会在删除费的基础上再加收100美元的费用（deficiency surcharge fee）。值得注意的是，删除费系按类计算，而加收费用系按答复次数计算。因此，商标局建议应在一次答复中包含所有商标局意见信内要求答复的内容。

导致加收费用的情形相对比较多，除上述在递交 Section 8 之后删除类目的情形以外，还包括未足额缴纳申请费、提交的使用证明不合规、Section 8 或答复中所述类目与商标注册时的类目不一致、现持有人姓名有误等。

如何准备抽查所需材料以及相关流程

众所周知，美国商标注册实行使用主义。申请人必须提供带有商标图样的使用证明才可获得批准，例如：

• 商品照片，如有标签，标签上需带有商标图样

• 网络销售页面，需包括截取时间和网页URL链接

• 可以看到商品的包装照片

• 服务的广告宣传册等

对于在延展时实际未投入使用或不再继续使用的商品或服务项目，申请人必须主动删除。若递交了不实的、虚假的证据图片或宣誓，或将面临行政或刑事责任。

如果您的商标被选中抽查了，那么首次商标局Office Action意见信会要求您：

• 在已提供的材料基础上，额外提供每类两个其他小项的使用证明。

• 如果您申请了多个大类的产品，但是每类只有一个小项，那么仅会在先前提交的使用证明不合格的情况下被抽查。

• 陈述所有先前提交材料中所涉及的问题并要求您做出相应回复，包括

• 删除未提交使用证明或提交了不合格使用证明

• 缴纳每大类250美元的删除费

• 缴纳每次100美元的加收费用

如果您在答复首次下发的OA中，未能提供合格的使用证据，商标局还会下发第二次OA。如果您针对第二次OA的答复仍不合格，商标局还会下发第三次OA。若您未能在OA给出的截止日期内答复，您的整个商标将会面临撤销。

如何规避小项删除费或加收费用

商标局建议申请人在递交 Section 8 之前通过递交 Section 7的方式来主动删除小项，或是在提交Section 8的当下主动删除未实际投入使用的小项。原文表述为：

“File a section 7 request to delete these goods or services. You won't be charged a fee for deleting goods or services in this way between maintenance filings.”

我们在处理大量中国客户的申请的过程中发现中国客户往往会选择注册非常多的小类或者大类，这可能是中美商标法区别所造成的认知差异。美国商标适用使用主义，还未投入到商业使用的类目在真正使用前无法成功注册。即便侥幸过关，商标获得批准，仍有可能在提交Section 8宣誓后被抽查，从而面临删除类目和缴纳罚款的风险。

因此，我们强烈建议：1. 申请人在提交申请时一定要结合自身的实际情况去选择类目，若有些类目无法真正的将商标投入使用，就不要申请。2. 若商标提交Section 8宣誓的截止日期将近（获得注册后的第五年到第六年间），申请人需要再次重审商标的实际使用情况。若有些类目已经停止使用，或一直未真正投入使用，那么主动删除这些类目可以避免抽查不合格而导致的罚款，是最明智的做法。

参考资料:

1. Post registration audit program: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PostReg-Webinar-3June2021.pdf

2. Keeping your registration alive: https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/keeping-your-registration-alive

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