【法律】浅谈美国商标局的强制身份验证及非法执业| 李荻律師事務所

美国商标局USPTO（“商标局”）将于8月6日正式推行商标申请提交人身份验证(Identity Verification)的措施。早在去年年底，商标局就宣布将于今年四月份强制要求身份验证，但由于技术操作、信息诈骗等原因一再推迟。终于，本次的新政公布了最终确定的实施时间：自2022年8月6号开始，只有已完成身份验证的提交者才能在商标局TEAS/TEASi系统中提交商标申请。这一政策不仅针对新商标申请，也针对与商标维护、使用证据提交等所有与商标相关的TEAS申请。

如何验证身份？谁可以验证？

商标局要求通过TEAS或TEASi系统提交申请的个人或组织都必须先注册账号并完成身份验证才可提交申请相关的表格、说明、宣誓等文件。目前仅有四种人士可在商标局注册账号并验证身份：

1. Trademark owner 商标所有人 （美国境外的申请人必须由美国律师代理，不得自己提交申请）
   

2. U.S.-licensed attorney 美国持证律师

3. Canadian attorney/agent 加拿大律师或代理

4. Attorney support staff 律师助理或支持人员

通过身份验证，商标局可掌握提交申请的个人或组织的信息，确定是否具备执业资格，从而进一步避免和减少商标欺诈、虚假和恶意申请等情况，同时也为后续追责等步骤铺路。

强制验证的政策一出，不少国内的知产代理意识到自身并不符合要求、无法通过验证，于是纷纷寻求美国律师的“配合”，希望可以与美国律师共享账户，或由美国律师“sponsor”帮助开设法律助理账号，以此来完成商标申请的提交。但这么做很明显是违反商标局规定的，商标局对此也有说明，“律师助理或支持人员不能是国外或国内的公司、团体、代理或其他从业人士”。换言之，商标局所允许的律师助理或支持人员是指和律所具有聘用关系，由律师直接进行监督和指导的员工，而这种情况明显不包括国内的知产或商标代理这个群体。给予中国代理“律师助理”sponsorship或共享账户的美国律师也许会是商标局在推行身份验证制度后的重点查处对象。

商标局之所以有如此“严格”的要求，主要是出于对非法执业所造成的各种乱象的担忧。自2018年推出国外申请人必须由美国持照律师代理才可提交申请的规定以来，美国商标局出台了一系列打击不实申请的举措。对此我们曾发表过多篇相关文章：【最新】美国商标局将实施新政以打击未投入使用的商标；美国商标局USPTO对商标欺诈行为加强调查力度；USPTO 延展抽查的程序性规定和审查要求；新监管要求背景下的美国商标申请。

这些政策都在释放出一个强烈的信号：除了有从业资格的律师以及他们所认可的有代理资质的人员，其他任何组织或个人都不具备代理提交商标相关申请的资格！违者涉及非法执业，商标局可以依法问责，一经查处更可能波及其代理提交的商标申请。

何为非法执业?

简单来说，只有具备法律从业资格的律师以及商标局所认可的有代理资质的人员具备合法在商标局执业的资格，其他人一概不得做涉及商标代理的工作("Practice before USPTO")。商标局针对商标代理工作，也就是“Practice”一词定义的非常宽泛，包括但不限于商标申请的准备工作（比如制作申请表obj文档），起草OA答复，代理TTAB程序等。相关规定详情请见37 CFR 11.14。

如果某人不是律师，也不具备商标局认可的资质(reciprocal recognition, TMEP 602.03(b))，却做了商标申请的相关工作，那此人就涉嫌unauthorized practice of law ("UPL")，即非法执业。协助他人进行UPL的行为也是违规的，这种行为被称为"Aiding UPL"。UPL和Aiding UPL在美国法律界都是非常严重的违规行为，一经发现，商标局会做出公开批评及行政处罚。若此人为律师，甚至可能被吊销职业资格，断送职业道路。

因此，如果某个体或公司并非商标局所认可的、具有reciprocal recognition资质的代理（一般没有非美国代理具有此资质），按照上述法律规定，就不具备参与商标申请的准备工作的资格。那么作为中国的商标代理，如何做才可以符合商标局的规定呢？

如上图所示，按照商标局的定义，中国的商标代理仅能做美国律师与客户（申请人）之间的翻译和传话者，不能为客户做实际涉及商标申请的工作，如通过TEAS系统填写商标申请表。此类商标代理也不能给客户提供相关商标的法律咨询、提供法律建议。商标局的过往判例把如何选择申请的类别、提供何种使用证明图片、如何对商标进行描述都视为法律执业practice of law，强调这些工作都需要由美国持证律师来做。

Takeaway 启示

美国商标法规和律师执业守则规则严密，针对代理关系和执业细节的一系列要求均有理可依、有据可循。在政策规范越来越细化的当口依然不改变本质，却投机取巧钻制度的空子必然不是长久之计。大浪淘沙，不遵守规则的从业者只可能逐渐被淘汰，只有严格遵守立法本意和规则细节才能得一叶扁舟，这个道理不仅适用于美国内外不符合执业要求的代理，也同样适用于执业律师。

对于庞大的知产代理群体、美国内外的知识产权从业者来说，美国商标局政策的一再收紧无疑是种挑战，但任何挑战都将同时带来新的机遇。深度理解规则内涵、合规从业可能是目前已知的唯一坦途。

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参考资料：

• https://www.uspto.gov/trademarks/apply/identity-verification

• https://www.uspto.gov/trademarks/apply/trademark-user-roles

• https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-verified-account-agreement.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

• https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/11.14

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