陳哲揚律師 - 美國臨時專利申請制度簡介

美國在1995年6月開始實施臨時專利申請制度. 申請臨時專利對於申請人最有利之處在於可以提早建立專利的優先權日期 (Priority Date). 臨時專利與正式或非臨時專利 (Nonprovisional Patent Application) 的主要區別如下:

1. 內容: 一件正式的專利申請書, 通常包括與先前技術的比較, 詳細的發明描述與實施例, 可以輔助了解發明的圖表及權利要求項 (Claim) 等等. 在格式上也需要符合專利法的規定. 反觀臨時專利申請, 在格式與發明的描述與實施例上並無特殊限制, 權利要求項也可以省略, 在準備上節省許多時間. 舉例來說, 曾經有一位客戶很急著跟我說他隔天要對一項新技術對客戶做一個報告, 但是他怕別人聽了他的報告後會抄襲他的技術, 我便建議他申請一個臨時專利. 因為時間急迫, 我只是簡單修改一下他的報告檔案, 在當天就向專利局提交了臨時專利申請. 由於臨時專利在內容跟格式上並無嚴格要求, 所以可以讓專利申請更具有時效性.

2. 費用: 以一件正式專利申請書來說, 因為要做前案(Prior Art)搜尋, 還要考慮發明的完整性, 與先前技術的區隔性及權利要求項的保護層面等等因素, 專利律師或是專利代理人至少需要三十到四十個小時來完成一件申請案. 但如果是臨時專利, 通常只需八到十個小時即可. 如果申請人又提供了文件資料, 準備一件臨時申請案可以應該可以在三至四個小時之內完成. 如此在律師費方面就可以節省許多. 在專利局申請費方面, 以small entity來說 (指規模在500人以下的公司或個別發明人), 正式申請之申請費為530美元, 臨時專利只需125美元.

3. 保密性: 除非申請人向專利局申請不公佈專利申請, 一般正式專利申請在申請日18個月後將會由專利局公佈 (Publish) 其內容. 但是臨時專利在其有效期一年之內專利局並不會公佈.

申請臨時專利有一項要特別注意的是其有效期限. 如上所述, 臨時專利有效期限為一年, 在一年之內申請人必須將臨時專利轉換成正式專利, 否則臨時專利會在一年到期後失效 (Expired). 而轉換成正式專利之後, 正式專利的有效申請日 (Effective Filing Date)將為臨時專利的申請日. 也就是說, 在不脫離臨時申請的內容範圍內, 申請人在這一年中所研發的新成果, 將可以享受臨時專利的優先權日期 (Priority Date). 此項優勢已為許多發明人或企業作為策略性的運用.

再者, 如果在臨時專利中提及的技術或產品經過一年的測試期後, 發現並沒有預期中的前景或市場價值, 或是技術經過一年的發展發現不可行, 申請人可以放棄申請正式專利, 如此亦可省下正式專利申請的申請費及律師費.

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