美国商标局最新提案：外国商标申请需由美国持照律师代理

美国专利商标局(USPTO)于2019年2月15日发布了最新提案，一旦通过，可能会使得众多中国的商标申请人、商标代理机构及律师受到波及。

该提案要求如下：若商标申请人或申请主体的居住地(domicile)或主要经营场所(principal place of business)不在美国，其商标申请就必须由有美国律师职业资格的律师来代理。也就是说，外国人或公司不得自行提交或通过非美国律师的代理去提交商标注册申请。

. . . to require applicants, registrants, or parties to a proceeding whose domicile or principal place of business is not located within the United States (U.S.) or its territories (hereafter foreign applicants, registrants, or parties) to be represented by an attorney who is an active member in good standing of the bar of the highest court of a state in the U.S. (including the District of Columbia and any Commonwealth or territory of the U.S.)

— A Proposed Rule by the Patent and Trademark Office on 02/15/2019

商标局表示，该提案的目的是为了保证商标申请的真实性，并且避免因申请人签名错误和使用说明不当而导致商标申请作废等程序问题。

虽然该提案目前还未最后通过，但已经引发了世界各地商标律师的关注。美国商标局在今年3月18日之前接受公众意见(public comments)，任何人都可以发表对该提案的看法。商标局收到了38个公众意见，其中持支持态度的有29个，反对态度的9个。

发表支持意见的不乏大的商标组织，包括国际商标协会INTA，美国律师协会知识产权部ABA-IPL，以及美国零售巨头Target。也有很多个人发表了支持意见，其中有不少人认为此次商标局的提案实为打击来自中国的虚假商标注册。一位来自科罗拉多州的匿名律师写到：

一位名叫Ryan Lee的民众认为该提案是一种“贸易歧视”，是对美国律师的一种职业保护：

作为一名商标律师，且客户大多为中国厂商或从事零售行业的华人及公司，我完全理解正反两方的看法及理由。的确，在过去五年从事商标申请工作的经历来看，很多没有通过律师来申请的商标的个人或公司，由于缺乏对美国商标注册流程及法律规定的知识和经验，在注册过程中出现过种种问题，不得已需要再聘请律师来解决。但不可否认的是也有很多在中国的个人和公司没有律师代理也成功的注册了商标。如果商标局意为提高商标申请的真实度、避免因缺乏经验和法律知识而导致注册失败，由美国律师来代理并提交申请就可以解决这些问题了吗？答案恐怕并没有那么简单。

在做商标申请的案子的时候，往往会碰到客户提供“虚假的”商标使用图片，即商标logo是手动加到图片上去的，商标并没有实际在商业中使用。碰到这种情况，我会立刻告诉客户这样的图片是不会被商标局接受的。有的客户会听取我的建议并在之后提供真实的图片，但也有客户不理会我的意见，执意要求我把他们提供的图片交上去。换做任何律师，如果碰到后者这样“坚持己见”的客户，到底要如何做？换言之，商标申请的真实度往往并不是我们律师可以左右的。

再来，很多国内的客户不愿意聘用美国的商标律师来代理商标的申请，主要考虑到费用和沟通两大问题。一旦上述提案通过，想要不通过律师代理在美国注册商标就必须得是美国的居民或公司。对于那些最看中费用的客户来讲，是否会改变心意从而聘用美国的律师呢？所谓上有政策下有对策。我已经可以预料到会有客户或商标代理为了自行提交申请而借用某个美国地址去注册美国公司。When there’s a will there’s a way。商标局的想法也许太过天真。

我们会持续关注此次提案的进程。

对于此次提案，您怎么看？

李荻律师拥有丰富的商标注册经验，已成功注册上百个商标。若您需要在美国注册商标，或是需要咨询注册商标的相关问题，请立即与李荻律师事务所联络。电话：626-723-4849；邮箱：info@dililaw.com；微信号：dililaw。

参考来源 Sources: 

提案全文：https://www.federalregister.gov/documents/2019/02/15/2019-02154/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants

美国商标局官网刊登的公众意见: https://www.uspto.gov/trademark/trademark-updates-and-announcements/comments-proposed-rulemaking-require-foreign-domiciled

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