臧迪凱律師：中國企業註冊美國商標，緣何被拒兩次？

隨著越來越多的中國企業走入美國，品牌意識逐漸增強，而商標保護具有地域性，不管是產品或服務，在美國注冊商標很有必要。

但中國企業不熟悉美國規定，注冊商標過程中可能會遇到各類問題，以下是Tsang & Associates律師事務所最近一個案例：

申請人：中國某家光學公司

相關產業：光學元件，透鏡設計及製造

申請專案：商標註冊

申請商品：光學透鏡

本案難點：本案在委託之前有2次不成功的申請歷史

光學公司是一家中國光學元件和透鏡設計製造廠商。為避免其研發的產品遭他國競爭對手所利用，該光學公司計畫在美國為其光學透鏡申請商標保護自己的權益。申請過程中，光學公司曾向美國專利商標局（US Patent and Trademark Office, USPTO）申請了2次商標註冊皆未能被批准。在委託本事務所（Tsang & Associates）進行第3次商標註冊後，終於2016年2月16日通過。

成功關鍵：

和光學公司面談時，我們瞭解到前2次商標註冊都是委託了一家中國商標仲介向USPTO申請。拒絕原因是因為USPTO認定該申請：“申請人的標記和設計在聲音，外觀和內涵上與已注冊商標相似。儘管所有的標記包括措詞“xxxx”，產品包括不同的程式化和/或設計項目，仍會使消費者在購買產品時因其附帶的產品介紹，包裝方式產生對其它已注冊商標產品的相關印象從而購買產品。“並且，USPTO認為“以相似包裝方式和/或行銷手法，會造成消費者誤會，即相信貨物來自同一賣方“。因此，美國專利商標局裁定該申請商標與先前已注冊商標有多數重疊含括部分故不予與通過。

由於先前失敗歷史，我們對於此次申請更為小心謹慎。為成功申請商標，我們著重於：

• 更加精准說明商標商業價值

• 確保該申請商標未於其它已申請專利重疊

• 摒除任何關於商標或商品相似性的任何爭議的理由

最終成功證明光學公司符合專利申請法規。此次申請歷時7個月，2016年2月16日申請通過。

律師點評：

一般來說，申請人一旦決定要註冊美國商標，首先就應該進行檢索，看商標是否被註冊或申請，做相似性查詢。美國不允許可能在市場上引起混淆的標記註冊。

商標申請送上去後，如果收到商標審查員的拒絕信，理由是要註冊的商標跟已註冊的商標發生混淆，這類拒絕信一定要請商標律師來評估恢復，才有可能說服審查員撤回拒絕決定。否則會像本案的公司，導致被拒絕後要重新申請，浪費了兩次的準備時間和申請費。

建議您在商標註冊前選擇專業律師諮詢，這樣會節省您的寶貴時間，從長遠來看更是節省您的金錢。有需求的個人或公司，歡迎和我們聯繫。

文章來源：Joseph Tsang臧迪凱律師

律師介紹：

臧迪凱（Joseph Tsang）律師，法學博士，Tsang & Associates律師事務所管理合夥人，專注于移民、商業、家庭案件，為美國移民律師協會、美國律師協會成員，曾獲得調解與仲裁研究生證書，可用流利的中英文交流。T&A律師事務所為專業的法律服務機構，成立至今超過30年(前身為喜瑞都移民法律中心)，幫助世界各地無數企業家、投資人、公司成就美國夢，在美國和亞洲建立了良好的聲譽。
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